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母公司应当支付子公司职员的职务发明报酬吗?

案情摘要
       原告李某在退休前一直担任A公司的总工程师,而B公司是A公司的控股大股东,持有其90%的股份。李某在2005年退休前,完成了2项发明创造,并在2001年作为B公司的专利予以登记,同时李某被登记为发明人。2003年9月B公司将2项专利无偿转让给A公司,同年,A公司又将这两项专利许可给第三人。李某退休后,认为B公司和A公司在转让、许可专利发明的过程中,并未依法向其支付报酬,因此提起诉讼,要求两公司向其连带支付发明报酬。
       本案经过了两审,两审法院均确认A公司是唯一的职务发明报酬支付主体,具体理由为原告是在受雇于A公司期间完成发明创造的,而B公司和A公司之间的专利转让约定,其实质是解决专利的归属问题,此外专利的后续实施均以A公司为主体。
       最终,一审法院判决被告A公司向原告李某支付职务发明报酬计25万余元,二审法院维持了该判决。
点评
一、本案的评析
      本案的事实部分存在两大特殊之处:
     (1)专利的登记、转让和许可涉及母、子两个关联公司;
     (2)职务发明人完成发明时受雇于子公司,但专利发明最初登记在母公司名下,之后才转移到子公司名下。
      而概括两审法院对事实的认定,在上述情况下认定“被授予专利权的单位”,或者说确定“职务发明报酬的支付主体”,需要考虑以下三个要件:
     (1)职务发明人完成发明创造时,雇佣发明人的主体;
     (2)权利最终归属的主体;
     (3)后续实施职务发明的主体。
      本案中,虽然涉案专利初始登记在原告所供职公司的上级母公司名下,但是经过转让后,至原告起诉时,已登记在A公司名下,此时,发明人完成发明时所任职主体、专利权归属主体及实施专利主体均指向了A公司,法院因此也较为容易地确定A公司为最终的“被授予专利权的单位”,即最终的“职务发明报酬的支付主体”。
二、本案引发的思考
     本案的判决也引发了笔者的一些思考,如果上述判断“被授予专利权的单位”的三个标准并不同时指向同一主体,又该如何判断报酬支付主体呢?比如专利发明最终登记在所任职单位的关联公司名下,并且也是由该关联公司进行实施的话,则应该如何确定最终的“被授予专利权的单位”呢?
关于这个问题,有必要看下相关法条对于职务发明构成要件的表述。《专利法》第六条规定的构成职务发明的前置条件是“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件”。而《专利法实施细则》第十二条将其细化为三大法定情形:
    1、在本职工作中作出的发明创造;
    2、履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;
    3、退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
    上述几点,尤其是第三点法定情形,实际上明确了“本单位”仅指用人单位(包括事业单位、机关等),也就是说职务发明的产生前提,必须要有劳动或者人事关系的存在。
中华人民共和国专利法》第六条 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。
    非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。
    利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。 
 相关法条
《中华人民共和国专利法》第六条 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。
    非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。
    利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。 
《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条 专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:
 (一)在本职工作中作出的发明创造;
 (二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;
 (三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
   专利法第六条所称本单位,包括临时工作单位;专利法第六条所称本单位的物质技术条件,是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。   
 

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